权利要求中功能性特征的认定及解释

【基本案情】

原告：瓦莱奥清洗系统公司

被告：厦门卢卡斯汽车配件有限公司、厦门富可汽车配件有限公司

二审案号：最高人民法院（2019）最高法知民终2号

　　瓦莱奥清洗系统公司（以下简称瓦莱奥公司）是涉案“机动车辆的刮水器的连接器及相应的连接装置”发明专利的专利权人，该专利仍在保护期内。瓦莱奥公司于2016年向上海知识产权法院提起诉讼称，厦门卢卡斯汽车配件有限公司（以下简称卢卡斯公司）、厦门富可汽车配件有限公司（以下简称富可公司）未经许可制造、销售、许诺销售，陈少强未经许可制造、销售的雨刮器产品落入其专利权保护范围。瓦莱奥公司请求判令卢卡斯公司、富可公司和陈少强停止侵权，赔偿损失及制止侵权的合理开支暂计600万元，并请求人民法院先行判决卢卡斯公司、富可公司和陈少强立即停止侵害涉案专利权的行为。此外，瓦莱奥公司还提出了临时行为保全申请，请求法院裁定卢卡斯公司、富可公司、陈少强立即停止侵权行为。

【裁判结果】
　　上海知识产权法院于2019年1月22日作出先行判决，判令厦门卢卡斯汽车配件有限公司、厦门富可汽车配件有限公司于判决生效之日起立即停止对涉案发明专利权的侵害。厦门卢卡斯汽车配件有限公司、厦门富可汽车配件有限公司不服上述判决，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2019年3月27日公开开庭审理本案，作出（2019）最高法知民终2号民事判决，并当庭宣判，判决驳回上诉，维持原判。

【律师评析】

律师认为，本案涉及的关键问题之一主要在专利权利要求中功能性特征的认定上。以下分别论述：

一．功能性特征是什么

1.功能特征是专利权利要求书中一种特殊的技术特征

在专利申请时，需要提交五书至国家知识产权局，可以是窗口面交也可以是电子客户端CPC提交（即电子方式提交），这用于申请的五书具体为：专利申请书、权利要求书、说明书、说明书摘要、专利附图，其中，权利要求书为专利的核心和灵魂，一个专利是什么样子以及它的先进之处都体现在权利要求书中，权利要求书是这五书中最重要的，按照法律规定，专利权利要求书由至少一个独立权利要求构成，权利要求书中的权利要求分为独立权利要求和从属独立权利，在《中华人民共和国专利法实施细则》第二十条有这样的规定，权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。从属权利要求应当用附加的技术特征，对引用的权利要求作进一步限定。这就是独立权利要求和从属权利要求。权利要求由技术方案构成，技术方案由技术特征构成，而功能性特征是技术特征的一种，功能性特征，是一类性质较为特殊的技术特征。

2.专利审查指南（2020年版）中有关功能性特征的规定

通常，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。

产品权利要求一般采用具体的结构、组分、部件等特征进行限定，方法权利要求一般采用具体的步骤、条件等特征来进行限定，但是，有时如果采用具体的特征进行描述，会导致保护范围过于狭窄，例如，为了描述两个部件相连接，具体的连接方式可以是铆接、螺栓连接等机械连接方式，也可以是焊接、粘接等方式，既可以是固定连接，也可以是活动连接，但是，在权利要求中只需要记载“两部件相连接”这样的技术效果特征，就可以概括上述所有的连接方式。有时，采用具体的特征反而无法清楚地描述技术方案，只能采用功能性的特征进行描述，例如，两个部件的外壳尺寸相互配合，具体的配合方式可能是多种多样的，实施例中通过附图给出其中一种配合方式，在权利要求中只能采用功能性特征“两部件外壳尺寸相互配合”来进行描述。

3.实务对功能性特征的理解

按照权利要求解释的一般规则，功能性特征将被解释为包含实现该功能、效果的全部实施方式，但这将导致专利权的保护范围与专利的创新程度和公开内容不匹配。因此，在实际的专利侵权诉讼中，相关法律条款规定应当结合说明书和附图中的具体实施方式及其等同的实施方式来解释功能性特征，但这种限缩性解释会导致功能性特征的字面含义和实际保护范围之间出现巨大差异，使得关于功能性特征的判定存在争议。

在专利申请、无效程序和专利侵权诉讼程序中，对于功能性特征的解释规则不同。

在专利申请、无效程序中，按照专利审查指南第二部分第二章的规定，“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。对于含有功能性限定的特征的权利要求，应当审查该功能性限定是否得到说明书的支持。如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，或者所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定”。

在专利侵权诉讼程序中，根据专利侵权司法解释一第4条的规定，对于功能性特征，“应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”。在专利申请、无效程序中，对功能性特征的解释非常宽泛，包含了所有能够实现所述功能的实施方式，这其实对专利权人提出了更高的要求，因为权利要求中的功能性特征如果可以得到说明书的支持，必须要确保本领域技术人员基于说明书的实施例，可以认识到该功能性特征的所有实施方式，而且功能性特征的所有实施方式都可以解决本发明的技术问题；此外，只要现有技术中公开了任何一种功能性特征的实施方式，就可以认为公开了该功能性特征。因此，专利申请、无效程序中，对功能性特征采用宽泛的解释方式，实质是对专利权人采用功能性特征予以更加严格的要求，促使专利权人尽量避免使用功能性特征。在专利侵权诉讼程序中，将功能性特征的含义直接限缩为说明书中具体实施方式及其等同的方式，这使得含有功能性特征的权利要求的保护范围大为缩小和明确，避免了功能性特征带来的保护范围过于宽泛的问题。值得说明的是，将功能性特征限缩为说明书的具体实施方式及其等同的方式，并非是将说明书的具体实施方式所记载的所有内容都引入到权利要求中，根据专利侵权司法解释二（法释〔2020〕19号）第8条第2款的规定，确定功能性特征的内容，只需要根据说明书具体实施方式中记载的实现所述“功能或者效果不可缺少的技术特征”来进行确定即可。按照专利申请、无效程序中对功能性特征的解释方式，功能性特征覆盖了所有可以实现该功能的具体实施方式，这导致功能性特征的内容过于宽泛、不够明确。因此，在专利侵权诉讼阶段，司法解释将其含义限缩为说明书具体实施方式及其等同方式，以此平衡专利权人和社会公众的利益。但是，对功能性特征解释的限缩也是适度的，其保护范围只应基于说明书具体实施方式中为实现该功能“必不可少”的特征及其等同方式来确定。因此，实际案例中，双方容易产生争议的问题就在于，权利要求中的特征是否为“功能性特征”，以及说明书具体实施例中的哪些特征是实现该功能“必不可少”的特征。而要回答这些问题，还是需要站位于本领域技术人员的角度，判断争议特征是否用功能或效果涵盖了过于宽泛的内容，还是实质是指代的是具体的实施方式。

此外，法院明确《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（简称《规定》）第十七条规定的“等同特征”与《解释(二)》第八条规定的“与功能性特征……等同”的区别。虽然二者都要求“以基本相同的手段”，并且无需创造性劳动，但是针对普通技术特征等同的认定，适用对象是除“功能性特征”之外的其他技术特征，认定标准是“实现基本相同的功能”、“达到基本相同的效果”，而“与功能性特征……等同”的适用对象是“功能性特征”，认定标准是“实现相同的功能”、“达到相同的效果”。可见，用于“功能性特征”等同的认定标准是更严格的。对于功能性特征的解释，应明确实现该功能的必不可少的技术特征，并且针对技术特征的等同认定，应首先明确该技术特征是普通技术特征还是功能性特征，并依据正确的法律条款进行判定。

4.对功能性特征的解释的例外情形

例外的情形是，对于有些功能性特征，经过长期使用，本领域技术人员已经明确其指代的具体实施方式，例如，变压器、放大器、消毒液等特征，或者，通过权利要求本身的记载，本领域技术人员已经可以确定其具体实施方式的特征，这些特征的含义实质非常明确，一般不再认为其还属于含义宽泛的功能性特征。

总结

专利侵权案件中功能性特征的认定和解释一直是学界和实务界关注的焦点之一。虽然司法解释已经对此有了相对明确的规定，但实践操作中对于认定和解释的方法和尺度还存在不少争议。这一方面使得公众对于包含“疑似”功能性特征的权利要求的保护范围无法进行准确的预判，另一方面也使得专利权人在使用功能性特征进行限定时有所疑虑。申请人之所以采用功能性特征进行限定，其目的无非是试图将实现该功能的所有方式都包括在内。然而，人民法院在审理专利侵权案件时，并不以《专利审查指南》所规定的"对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式"，作为解释功能性特征的依据。针对功能性特征，由于功能性特征的认定和解释可能对权利要求的保护范围造成影响，因此在撰写专利申请文件时应尽量避免写入功能性特征，或者可以同时使用结构与功能或效果进行限定。在不得不使用包含有功能或效果的技术特征进行限定时，可以在专利说明书中从多个角度撰写多种具体实施方式，避免只有唯一具体实施方式而导致过度地限制该功能性特征。

作者简介

 赵宇

瀛和律师机构知产委副主任

天津律协知产委委员、专利组长

瀛略律所合伙人律师、专利代理师

赵丽君

专利代理师

助理级工程师

天津大学法律硕士

法律和理学双学士学位

曾任职于检察院，熟悉刑事案件办理流程，后在国内知名医疗器械领域科技型企业从事知识产权工作，负责专利检索、专利撰写、专利申请、审查意见答复等工作，熟悉企业知识产权全生命周期流程管理，知识产权行业工作经验丰富。业务范围涵盖专利、商标、著作权诉讼与非诉讼、民间借贷纠纷、海商案件、常法服务、合同纠纷等。