实用新型专利侵权抗辩几个要点

引言：

实用新型专利也被称之为“小专利”，相比于发明专利而言，实用新型专利具有授权快、年费低的特点，受到专利申请人的青睐，中国实用新型专利数量日趋增多，因侵犯实用新型专利权产生的纠纷也日渐增多，为了更好地应对专利侵权纠纷问题，本文作者从自己经办的武汉中级人民法院审理的一件实用新型专利侵权案件，（作者代理被告，案号：(2019)鄂01民初5160号 ）从被控侵权人的角度阐述实用新型专利侵权纠纷抗辩的几个要点，抛砖引玉，也希望引发各位读者的思考，欢迎交流探讨。

一．从是否侵权的角度入手——禁止反悔原则的适用

在专利授权实践中，专利申请人会通过对权利要求书或者说明书进行限缩以便快速获得授权，但在侵权诉讼中又试图通过等同侵权将已放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围，为了权衡专利申请人的利弊得失，这种情况在法律上是不予保护的，即通过缩小专利权的保护范围，权利人已经获得了加速拥有专利权的好处，不能在后期的专利诉讼中又将放弃的技术方案纳入专利权的保护范围使专利权人“两头得利”，因此，一定要注意原告的专利技术方案是否能得到法律的支持。

二．从权利基础入手，找寻实用新型专利权利不稳定的证据，撼动请求权基础，从根源上化解专利侵权难题

（一）提出专利无效是抗辩的第一选择

行业人士都非常清楚，有专利侵权诉讼，则80%的几率会打无效宣告，因为无效宣告是一个摧毁权利基础的行为，即：质疑发起诉讼的权利基础权利的有效性或稳定性，一旦专利权被成功无效，相应地其提起诉讼权利基础就不复存在，原告无请求权基础，相当于釜底抽薪，被告获得胜诉。

注：(2019)鄂01民初5160号案件，经过2次开庭，被告以现有技术+权利要求书保护范围不确定 艰难抗辩，但是最后还是因为无效宣告获得成功，最终获得胜诉。

（二）权利要求保护范围不清楚

《专利法》第二十六条第四款规定“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”根据法律规定，专利权的保护范围应当清楚，如果实用新型专利权的权利要求书的表述存在明显瑕疵，结合涉案专利说明书、附图、本领域的公知常识及相关现有技术等，不能确定权利要求中技术术语的具体含义而导致专利权的保护范围明显不清楚，则因无法将其与被诉侵权技术方案进行有实质意义的侵权对比，从而不能认定被诉侵权技术方案构成侵权。

三．现有技术抗辩

现有技术抗辩又称公知技术抗辩，是指在专利侵权诉讼中，被控侵权人针对原告的侵权指控举证证明自己实施的是与原告专利申请日前的公知技术相同或等同的技术，以免除侵权责任，是被控侵权人维护自己合法权益的一种应诉措施。

专利法第六十七条：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施 的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条规定了：被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。

本案（(2019)鄂01民初5160号）中被告作为重点的现有技术抗辩答辩：

涉案的产品实施的是现有技术（自有专利+公知常识或惯用手段）简单组合，不构成专利侵权。

对自有专利部分以及公知常识或惯用手段做技术特征的梳理、组合，与原告的实用新型专利进行技术特征比对如下……

按照相关法律规定、司法裁判实务，被诉技术方案是现有技术+公知常识的简单组合，被告的现有技术抗辩成立。

四．合法来源抗辩

　专利法第七十七条规定:“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。”

   五.若实质上确有侵权之嫌疑，则开展数额之辩，即从赔偿数额上尽可能减轻侵权所带来的不利后果

（一）从被告实际获利的层面出发，对原告提出的高额索赔进行抗辩

相关案件代理词表述为：

假设 认定侵权成立，原告索赔的 100 万无依据，相反的，

被告举证在涉案项目中毛利润 7%、毛利约为 20 万元，扣除被告专

利的至少一半贡献部分，被告因为涉案专利获利不超过 10 万元。

且本节论述均假设法院认定侵权成立的前提下，如侵权不成立，

也不构成被告对侵权的自认。

首先：原告主张选择适用法定赔偿额，不符合法定赔偿适用次序。

新修订的《专利法》第七十一条第一款规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。（为增强文章的可读性，本文引用新修改的专利法）

按照法律规定，专利侵权赔偿按照以下次序确定：原告受损或者被告获利、法定赔偿。在原告涉案项目受损没有举证的情况下，应该考虑被告获利的情况，不能直接跳到法定赔偿环节。

此外，还可以列举间接证据，比如同行业的上市公司，作为行业内业绩最好的公司，其毛利润是多少，从而证明被告的获利空间，如果原告认为被告的核算不客观，可以要求法院选定审计或者评估机构，对被告获利做出核算与审计。

（二）从专利对于侵权产品利润的贡献度角度出发，专利对于被告获利的贡献是非常有限的，约为_____%,从而减少侵权赔偿数额。

根据涉案专利说明书对发明创造有益效果的记载，……，不宜将侵权产品的利润全部归因于涉案专利，涉案专利对于侵权产品利润的贡献度仅为_____%。

实际案例“代理意见”表述为：涉案项目，被告作为行业技术领先的我公司，被选为标准参编单位，且自有专利对于涉案产品也有较大的贡献度（不低于50%），所以反证涉案专利在涉案项目中贡献度小于 50%，即使按照前述总获利 20 万计算，涉案专利最多只有一半，即不超过 10 万元。

结语

应对实用新型专利侵权纠纷，还需要结合案件具体情况给出对应策略，可以结合涉案专利的授权年限、专利许可费用、侵权损害赔偿与实用新型专利的创新程度、专利权评价报告、侵权的性质和情节、侵权者的主观心态、侵权产品的销售数量及单价、侵权规模及范围、侵权行为的性质、相关行业利润等方面进行分析阐述，为被告或被控侵权人争取到最大的利益保护。

作者简介

赵 宇

瀛和律师机构知产委副主任

天津律协知产委委员、专利组长

瀛略律所合伙人律师、专利代理师

专利事务所精专于知识产权法务工作；之后北京、天津的高科技企业担任法务部长等职位，具有丰富的一线企业知识产权及法务工作的实操经验，特别是在企业知识产权类法律风险的预防、控制和解决中，成绩突出，经办过数百件知识产权争议、经济合同、商事纠纷的案件；多次在最高法院及地方高院代理案件，得到当事人好评。

赵丽君

专利代理师

助理级工程师

天津大学法律硕士

法律和理学双学士学位

曾任职于检察院，熟悉刑事案件办理流程，后在国内知名医疗器械领域科技型企业从事知识产权工作，负责专利检索、专利撰写、专利申请、审查意见答复等工作，熟悉企业知识产权全生命周期流程管理，知识产权行业工作经验丰富。业务范围涵盖专利、商标、著作权诉讼与非诉讼、民间借贷纠纷、海商案件、常法服务、合同纠纷等。