- 您当前的位置：天津瀛略律师事务所 -
- 知识产权
引言
最高人民法院指导案例20号（深圳市斯瑞曼精细化工有限公司诉深圳市坑梓自来水有限公司、深圳市康泰蓝水处理设备有限公司侵害发明专利权纠纷案）已被《最高人民法院关于部分指导性案例不再参照的通知》宣布2021年1月1日起不再参照。官方发布通知如下：
关于最高人民法院指导性案例的作用，类似于司法解释，按照最高法研究室副主任郭锋介绍：“全国各级法院法官在审理和裁判案件的时候，一是要查明所需要适用的法律，二是要阐明所需要适用的司法解释，三是要查找和对比指导性案例。“凡是在审判案件的时候，发现与指导性案例在基本案情和法律适用方面相类似的案件，就要参照适用我们已经发布的指导性案例，否则会被二审、再审改判。”
律师观点：以上可见，指导性案例在司法实践中是发挥非常重要的作用。，即使失效了不再参照，对于相关评述部分也还是具有一定借鉴意义的，特别是本文指导案例20号涉及发明专利权临时保护问题，是一个理论性和实务性兼备的复杂问题，对创新主体及律师实际工作具有重要的意义。下面将进行具体阐述。
案件介绍最高人民法院指导性案例20号原文（文中标注为修改变化之处）
深圳市斯瑞曼精细化工有限公司诉深圳市坑梓自来水有限公司、深圳市康泰蓝水处理设备有限公司侵害发明专利权纠纷案
（最高人民院审判委员会讨论通过 2013年11月8日发布）
指导案例20号
【关键词】
民事 知识产权 侵害 发明专利权 临时保护期 后续行为
【裁判要点】
在发明专利申请公布后至专利权授予前的临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品不为专利法禁止的情况下，其后续的使用、许诺销售、销售，即使未经专利权人许可，也不视为侵害专利权，但专利权人可以依法要求临时保护期内实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。
【相关法条】
《中华人民共和国专利法》第十一条、第十三条、第六十九条
【基本案情】
深圳市斯瑞曼精细化工有限公司（以下简称斯瑞曼公司）于2006年1月19日向国家知识产权局申请发明专利，该专利于2006年7月19日公开，2009年1月21日授权公告，授权的发明名称为“制备高纯度二氧化氯的设备”，专利权人为斯瑞曼公司。该专利最近一次年费缴纳时间为2008年11月28日。2008年10月20日，深圳市坑梓自来水有限公司（以下简称坑梓自来水公司）与深圳市康泰蓝水处理设备有限公司（以下简称康泰蓝公司）签订《购销合同》一份，坑梓自来水公司向康泰蓝公司购买康泰蓝二氧化氯发生器一套，价款26万元。康泰蓝公司已于2008年12月30日就上述产品销售款要求税务机关代开统一发票。在上述《购销合同》中，约定坑梓自来水公司分期向康泰蓝公司支付设备款项，康泰蓝公司为坑梓自来水公司提供安装、调试、维修、保养等技术支持及售后服务。
2009年3月16日，斯瑞曼公司向广东省深圳市中级人民法院诉称：其拥有名称为“制备高纯度二氧化氯的设备”的发明专利（以下简称涉案发明专利），康泰蓝公司生产、销售和坑梓自来水公司使用的二氧化氯生产设备落入涉案发明专利保护范围。请求判令二被告停止侵权并赔偿经济损失30万元、承担诉讼费等费用。在本案中，斯瑞曼公司没有提出支付发明专利临时保护期使用费的诉讼请求，在一审法院已作释明的情况下，斯瑞曼公司仍坚持原诉讼请求。
【裁判结果】
广东省深圳市中级人民法院于2010年1月6日作出（2009）深中法民三初字第94号民事判决：康泰蓝公司停止侵权，康泰蓝公司和坑梓自来水公司连带赔偿斯瑞曼公司经济损失8万元。康泰蓝公司、坑梓自来水公司均提起上诉，广东省高级人民法院于2010年11月15日作出（2010）粤高法民三终字第444号民事判决：驳回上诉，维持原判。坑梓自来水公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2011年12月20日作出（2011）民提字第259号民事判决：撤销原一、二审判决，驳回斯瑞曼公司的诉讼请求。
案件进展示意图
【裁判理由】
最高人民法院认为：斯瑞曼公司在本案中没有提出支付发明专利临时保护期使用费的诉讼请求，因此本案的主要争议焦点在于，坑梓自来水公司在涉案发明专利授权后使用其在涉案发明专利临时保护期内向康泰蓝公司购买的被诉专利侵权产品是否侵犯涉案发明专利权，康泰蓝公司在涉案发明专利授权后为坑梓自来水公司使用被诉专利侵权产品提供售后服务是否侵犯涉案发明专利权。
对于侵犯专利权行为的认定，应当全面综合考虑专利法的相关规定。根据本案被诉侵权行为时间，本案应当适用2000年修改的《中华人民共和国专利法》。专利法第十一条第一款规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”第十三条规定：“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”第六十二条规定：“侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为二年，自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算。”综合考虑上述规定，专利法虽然规定了申请人可以要求在发明专利申请公布后至专利权授予之前（即专利临时保护期内）实施其发明的单位或者个人支付适当的费用，即享有请求给付发明专利临时保护期使用费的权利，但对于专利临时保护期内实施其发明的行为并不享有请求停止实施的权利。因此，在发明专利临时保护期内实施相关发明的，不属于专利法禁止的行为。在专利临时保护期内制造、销售、进口被诉专利侵权产品不为专利法禁止的情况下，其后续的使用、许诺销售、销售该产品的行为，即使未经专利权人许可，也应当得到允许。也就是说，专利权人无权禁止他人对专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品的后续使用、许诺销售、销售。当然，这并不否定专利权人根据专利法第十三条规定行使要求实施其发明者支付适当费用的权利。对于在专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品，在销售者、使用者提供了合法来源的情况下，销售者、使用者不应承担支付适当费用的责任。
认定在发明专利授权后针对发明专利临时保护期内实施发明得到的产品的后续使用、许诺销售、销售等实施行为不构成侵权，符合专利法的立法宗旨。一方面，专利制度的设计初衷是“以公开换保护”，且是在授权之后才能请求予以保护。对于发明专利申请来说，在公开日之前实施相关发明，不构成侵权，在公开日后也应当允许此前实施发明得到的产品的后续实施行为；在公开日到授权日之间，为发明专利申请提供的是临时保护，在此期间实施相关发明，不为专利法所禁止，同样也应当允许实施发明得到的产品在此期间之后的后续实施行为，但申请人在获得专利权后有权要求在临时保护期内实施其发明者支付适当费用。由于专利法没有禁止发明专利授权前的实施行为，则专利授权前制造出来的产品的后续实施也不构成侵权。否则就违背了专利法的立法初衷，为尚未公开或者授权的技术方案提供了保护。另一方面，专利法规定了先用权，虽然仅规定了先用权人在原有范围内继续制造相同产品、使用相同方法不视为侵权，没有规定制造的相同产品或者使用相同方法制造的产品的后续实施行为是否构成侵权，但是不能因为专利法没有明确规定就认定上述后续实施行为构成侵权，否则，专利法规定的先用权没有任何意义。
本案中，康泰蓝公司销售被诉专利侵权产品是在涉案发明专利临时保护期内，该行为不为专利法所禁止。在此情况下，后续的坑梓自来水公司使用所购买的被诉专利侵权产品的行为也应当得到允许。因此，坑梓自来水公司后续的使用行为不侵犯涉案发明专利权。同理，康泰蓝公司在涉案发明专利授权后为坑梓自来水公司使用被诉专利侵权产品提供售后服务也不侵犯涉案发明专利权。
律师评析
一、关于指导案例20号文中修改变化的部分：
1、 原专利法第六十九条已变更为第七十五条：
第七十五条 有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：
（一）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；
……
2、最新专利法的发布日期为2020.10.17，2021.06.01实施。
3、诉讼时效部分与正式实施的民法典以及即将实施的专利法相冲突，因此不再参照。
《中华人民共和国民法典》第一百八十八条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。
……
《中华人民共和国专利法》第七十四条 侵犯专利权的诉讼时效为三年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为以及侵权人之日起计算。
发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为三年，自专利权人知道或者应当知道他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已知道或者应当知道的，自专利权授予之日起计算。
以上为指导案例20号不再参照适用的原因。
二、案例中涉及的法条解读
专利权是一种私权利、民事权利，由于新实施的民法典调整了关于向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效，相应地，专利法也做出了适应性的修改，侵犯专利权的诉讼时效为三年，此外，专利法还在起算日期上单独做出了修改，即由原来的得知或者应当得知侵权行为之日起计算，修改为知道或者应当知道侵权行为以及侵权人之日起计算，有时知道侵权行为但要找到幕后真正的侵权者可能并不容易，或者说要耗费更多的时间，新修改的专利法给与权利人更多的时间去维权，即不仅要知道侵权行为并且还要追踪到幕后真正的侵权者才会起算诉讼时效期间，这无疑是给了专利权人更多的时间与机会去维权、去争取自己应得的利益。从此条的修改也可看出我国加大了知识产权司法保护力度，从立法的层面加强知识产权保护工作顶层设计，回应政策关切。
三、本案例中再审判决推翻原一、二审判决，驳回斯瑞曼公司诉讼请求的原因解读
部分案件进展图
图中标注红色部分为专利的临时保护期间，即从发明专利申请公开到授权的期间，在此期间，申请人享有对在这段时间内实施其发明的单位或者个人请求给付发明专利临时保护期使用费的权利，由于此时发明专利还没有获得授权，申请人还不享有专利权，因此，申请人对于专利临时保护期内实施其发明的行为并不享有请求停止实施的权利，只能要求其支付适当的费用。
本案中，斯瑞曼公司向广东省深圳市中级人民法院诉称：其拥有名称为“制备高纯度二氧化氯的设备”的发明专利（以下简称涉案发明专利），康泰蓝公司生产、销售和坑梓自来水公司使用的二氧化氯生产设备落入涉案发明专利保护范围。请求判令二被告停止侵权并赔偿经济损失30万元、承担诉讼费等费用。
① 关于“落入涉案发明专利保护范围”，由于康泰蓝公司和坑梓自来水公司实施买卖及开具发票行为发生在发明专利临时保护期内，此时发明专利申请尚未获得授权，因此，也就不涉及是否落入涉案发明专利保护范围的问题。
② 关于“请求判令二被告停止侵权并赔偿经济损失30万元、承担诉讼费等费用”，由于在发明专利临时保护期内专利申请尚未获得授权，因此也不涉及停止侵权的问题，在发明专利临时保护期内只能请求支付适当的费用，而无权要求其停止实施和赔偿损失。
综上所述，斯瑞曼公司属于请求权基础选择错误（应当是请求临时期保护费，而不是请求侵权经济赔偿），在经历一、二审之后，再审推翻原判决，驳回了斯瑞曼公司的诉讼请求。
四、斯瑞曼公司能否变更诉讼请求再次提起诉讼？
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条第五款的规定，对判决、裁定、调解书已经发生法律效力的案件，当事人又起诉的，告知原告申请再审，但人民法院准许撤诉的裁定除外。本案中，再审审理的程序已经走完。当事人在已获终审判决后，如果又就同一标的和同一被告，基于同一事实， 尽管前后的诉讼理由不同，但实质的诉讼标的是相同的，再次提起诉讼的，违反了“一事不再理”的原则，应按不符合受理条件裁定驳回起诉，因此，斯瑞曼公司不能变更诉讼请求再次提起诉讼，即使提起也会被法院裁定驳回起诉。
律师观点
最高人民法院指导案例20号不再参照适用的原因为法律条文及诉讼时效期间发生了变化，法条仅是条目的变化，具体条文的内容并无变化，诉讼时效由两年变为三年，这两点为不再参照适用的原因，其余部分比如发明专利临时保护期受到法律保护、请求权基础的选择、认定在发明专利授权后针对发明专利临时保护期内实施发明得到的产品的后续使用、许诺销售、销售等实施行为不构成侵权等仍具有借鉴参照意义。
所以相关专利权人在维权时选择适当的诉求，和涉嫌侵权一方做好抗辩的策略应对，非常重要，这需要知识产权专业律师的贡献力量和智慧。
注：赵宇律师代理的“赛智诉资福发明专利侵权案”{案号：（2019）津民终字第68号}中策略正确、证据充分，有关“发明专利临时期保护费”的诉求，获得天津高院支持。该被评为2019年度天津法院十大知识产权典型案例。
作者简介
赵宇
瀛和律师机构知产委副主任
天津律协知产委委员、专利组长
瀛略律所合伙人律师、专利代理师
赵宇律师专注于专利事务所精专于知识产权法务工作；之后北京、天津的高科技企业担任法务部长等职位，具有丰富的一线企业知识产权及法务工作的实操经验，特别是在企业知识产权类法律风险的预防、控制和解决中，成绩突出，经办过数百件知识产权争议、经济合同、商事纠纷的案件；多次在最高法院及地方高院代理案件，得到当事人好评。
赵丽君
专利代理师、助理级工程师
天津大学法律硕士、法学和理学双学士学位
曾任职于检察院，熟悉刑事案件办理流程，后在国内知名医疗器械领域科技型企业从事知识产权工作，负责专利检索、专利撰写、专利申请、审查意见答复等工作，熟悉企业知识产权全生命周期流程管理，知识产权行业工作经验丰富。业务范围涵盖专利、商标、著作权诉讼与非诉讼、民间借贷纠纷、海商案件、常法业务、合同纠纷等。